6 listopada 2020

Restrukturyzacja udziałów w spółce z wykorzystaniem znaku towarowego

Adwokat, partner zarządzający. Kieruje praktyką spółek, fuzji i przejęć (M&A), sukcesji i ochrony majątku oraz dochodzenia roszczeń kredytów CHF.

Jak wygląda restrukturyzacja udziałów w spółce z wykorzystaniem znaku towarowego? W praktyce wciąż spotykamy się z sytuacjami, w których kwestie dotyczące praw własności przemysłowej są nieuregulowane, a raczej nieuporządkowane pod względem prawnym. Najczęściej dotyczy to logo przedsiębiorstwa czy też innych „nazw handlowych”. O ile większość z nas zapewne nie lubi robić porządków, o tyle jeśli wiążą się z nimi korzyści w postaci rozdzielenia sfery majątku osobistego od sfery zawodowej wraz z obniżeniem kosztów, warto je zrobić jak najszybciej.

Poniżej prezentujemy przykład takiej sytuacji opracowany na bazie historii jednego z przedsiębiorców, któremu nasza kancelaria doradzała w zakresie, jakim jest restrukturyzacja udziałów w spółce z wykorzystaniem znaku towarowego. Oczywiście dane zostały w niezbędnym zakresie zmienione.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Spis treści

Restrukturyzacja udziałów – przykład

Ryszard wraz z kolegą Michałem postanowili stworzyć sklep z odzieżą młodzieżową. W tym celu założyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 50 tyś zł obejmując w równych częściach udziały. Zanim spółka została zawiązana, Ryszard miał już wymyślony przez siebie dwuczłonowy slogan reklamowy, który wkrótce miał również zostać wykorzystany jako nazwa spółki (po „prawniczemu”: firma spółki). Sam zaprojektował również graficzną wersję tego sloganu.

Opracowana przez niego koncepcja spodobała się Michałowi i wspólnie zaczęli ją wykorzystywać w „markowaniu” swoich produktów. W krótkim czasie odzież stała się rozpoznawalna, a sprzedaż znacznie wzrosła wraz z rozpoczęciem intensywnych działań marketingowych, w tym w social mediach.

Na bazie tego sukcesu, spółka stworzyła drugą linię produktów o charakterze sportowym oznaczanych innym chwytliwym logotypem.

W celu zabezpieczenia się przed naśladownictwem ze strony konkurencji, wspólnicy postanowili zarejestrować na rzecz spółki w Urzędzie Patentowym zarówno slogan reklamowy, jak i logotypy.

Z upływem czasu, wspólnicy coraz gorzej się ze sobą dogadywali. Każdy z nich miał odmienne pomysły na prowadzenie biznesu. Ryszard uważał, że odzież dedykowana dla młodzieży zapewni stabilny rozwój firmie. Z kolei Michał był zainteresowany inwestowaniem w linię sportową.

Na tym tle dochodziło do coraz częstszych nieporozumień między wspólnikami i było pewne, że nie uda im się kontynuować wspólnie działalności gospodarczej. Każdy z nich chciał rozwijać „preferowaną przez siebie” linię produktów

Przyszedł zatem czas na omówienie warunków rozstania.

Wspólnicy byli zgodni co do tego, że to Ryszard opuści spółkę. Za sprzedaż swoich udziałów na rzecz Michała zażyczył sobie sowite wynagrodzenie, na którego wysokość nie zgodził się Michał. W umowie spółki zostało zastrzeżone prawo pierwszeństwa nabycia udziałów (więcej na ten temat w TYM artykule), za to zabrakło tzw. klauzuli shot gun (o jej konstrukcji w TYM artykule).

Obaj Panowie zdawali sobie sprawę z impasu decyzyjnego, w jakim się znaleźli.

Ryszard chciał kontynuować działania w zakresie odzieży młodzieżowej pod dotychczasową marką, ale z nowym partnerem biznesowym. Uważał, że skoro to on wymyślił nazwę (slogan reklamowy), on stworzył projekt logo, to fakt, że prawo ochronne do niego zostało zarejestrowane na rzecz spółki, nie ma większego znaczenia.

Czy miał rację? To zależy…

Bardzo często w kwestiach dotyczących znaków towarowych pomija się kwestię praw autorskich, które są zupełnie niezależne od prawa ochronnego na znak towarowy. Zwłaszcza w przypadku rozporządzania prawem ochronnym do logo, które ma oryginalną warstwę graficzną istotnym jest, aby jednocześnie dopilnować uregulowań praw autorskich.

W omawianym przypadku Ryszard nigdy nie przeniósł na spółkę majątkowych praw autorskich. Jednocześnie prawo ochronne na slogan reklamowy zostało przyznane spółce.

To tak jakby być właścicielem wymarzonego sportowego samochodu, ale nie mieć do niego kluczyków.

Skoro zatem Ryszard jest zainteresowany nabyciem od spółki prawa ochronnego do sloganu reklamowego będącego znakiem towarowym i jednocześnie sprzedażą swoich udziałów, mógłby rozważyć zawarcie dwóch umów:

Pierwsza w zakresie przeniesienia przez spółkę na niego prawa ochronnego na slogan reklamowy.
Druga w zakresie umowy sprzedaży udziałów.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Ad. 1 Umowa sprzedaży praw ochronnych do znaku towarowego – minimalny zakres treści

Aby uporządkować tę sytuację spółka powinna zawrzeć z Ryszardem umowę sprzedaży praw ochronnych na slogan reklamowy. Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy takiej umowy:

oznaczenie stron – tutaj należy pamiętać o zasadach reprezentacji w spółce, zwłaszcza w przypadku zawierania umowy pomiędzy spółką, a wspólnikiem będącym jednocześnie członkiem jej zarządu,
oznaczenie przedmiotu sprzedaży – istotnym jest, że przedmiotem sprzedaży może być nie tylko udzielone już prawo ochronne na znak towarowy, ale także prawo do uzyskania prawa ochronnego, czyli potocznie „prawo do znaku towarowego zgłoszonego, a jeszcze nie zarejestrowanego); możliwe jest również przeniesienie prawa ochronnego w części – czyli np. w odniesieniu tylko do części towarów/usług dla których został zgłoszony/zarejestrowany.
zapisy dotyczące wynagrodzenia – prawo ochronne może być przeniesione odpłatnie lub nieodpłatnie
obowiązki stron –istotnym jest, aby uregulować w umowie, która ze stron powinna dopełnić formalności związanych ze zmianą uprawnionego do znaku towarowego
w razie konieczności zapisy w zakresie przeniesienia praw autorskich – zwłaszcza w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest logo posiadające warstwę słowną i graficzną czy oryginalne hasło reklamowe.

Dodatkowo rekomendujemy w takim przypadku zlecić biegłemu o właściwej specjalizacji sporządzenie wyceny takiego znaku, aby określić jego wartość rynkową. Jest to niezbędne nie tylko z punktu widzenia zabezpieczenia się przed ewentualnym zakwestionowaniem przez organy skarbowe zbyt niskiej ceny transakcyjnej, ale również obrony osób sprawujących funkcję reprezentacji spółki przed zarzutem działania na szkodę spółki.

UWAGA! Umowa przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa sprzedaży udziałów praw ochronnych na znak towarowy przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19%.

Ad. 2 Umowa sprzedaży udziałów

Niezależnie od powyższej umowy, Ryszard powinien sprzedać swoje udziały wspólnikowi Michałowi. Umowa taka wymaga dla swojej ważności formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Koszty zawarcia takiej umowy są stosunkowo niewielkie; niska taksa notarialna oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% ceny transakcyjnej płatny przez kupującego. Nie należy również zapominać o podatku dochodowym płatnym przez sprzedającego w zryczałtowanej wysokości 19% od różnicy pomiędzy ceną transakcyjną sprzedaży udziałów, a wydatkami towarzyszącymi ich nabyciu, w tym cena objęcia/nabycia udziałów (zwykle jest to wartość nominalna udziałów określona w umowie spółki).

Restrukturyzacja udziałów z wykorzystaniem znaku towarowego

Cel Ryszarda może zostać osiągnięty jednak w prostszy sposób.

Zamiast zawierać dwie odrębne od siebie umowy opisane powyżej, możliwym jest przeprowadzenie procesu umorzenia udziałów Ryszarda w zamian za nabycie praw ochronnych do sloganu reklamowego.

Umorzenie udziałów

Warto mieć na uwadze, że proces umorzenia udziałów jest możliwy, jeśli w umowie spółki zastrzeżono taką możliwość. W przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów zgoda wspólnika wymagana jest zarówno na sam fakt umorzenia oraz na oferowane wynagrodzenie. Dodatkowo wymagana jest zgoda spółki podjęta w formie uchwały wspólników.

Umorzenie udziałów prowadzi do ich „likwidacji” z czym zwykle, ale nie zawsze, wiąże się obniżenie kapitału zakładowego spółki, a co za tym idzie zmiana umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Wymaga to ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, odczekania 3 miesięcy na ewentualne zgłoszenie przez wierzycieli spółki sprzeciwu, oraz finalnie zarejestrowanie zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Zalety umorzenia udziałów w zamian za świadczenie niepieniężne

Restrukturyzacja udziałów w taki sposób ma swoją zaletę – nabywcą udziałów Ryszarda jest spółka, a nie jego wspólnik, a zatem nie jest on zobowiązany płacić za nabywane udziały. Spółka zaś może rozliczyć się z Ryszardem w postaci niepieniężnej poprzez przeniesienie na niego prawa ochronnego do sloganu reklamowego.

Co więcej, jeśli wartość prawa ochronnego na znak towarowy stanowiącego wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym za zbywane przez Ryszarda na rzecz spółki w celu umorzenia udziały równa będzie ich wartości nominalnej w dacie ich nabycia, wówczas Ryszard nie rozpozna dochodu do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym 19%.

Transakcja umorzenia udziałów nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Niestety dla spółki, umorzenie udziałów nie jest neutralne podatkowo i konsekwencje podatkowe są identyczne jak przy umowie sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy. Powstanie przychodu po stronie spółki w przypadku umorzenia udziałów za wynagrodzeniem niepieniężnym wynika wprost z wprowadzonej zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 roku. Chodzi o art. 14a, zgodnie z którym „w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zbycia w celu umorzenia udziałów, przychodem takiego podatnika (spółki) jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego”.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje