Znak towarowy – Skuteczna obrona praw cz. I

Aktualnie w obrocie gospodarczym często się zdarza, że przedsiębiorcy, niekiedy nawet nieświadomie posługują się nazwą, logo bądź innym oznaczeniem, do którego wyłączne prawa przysługują drugiemu podmiotowi. Jak ochronić znak towarowy?

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, národní podnik przeciwko Anheuser-Busch Inc.)

Co zrobić gdy odkryjemy, że naszym chronionym oznaczeniem posługuje się ktoś inny?

Treść prawa ochronnego na znak towarowy, używanie znaku towarowego

Celem krótkiego przypomnienia, właścicielowi zarejestrowanego oznaczenia (w formie graficznej, słownej, dźwiękowej, multimedialnej itd. przysługuje tzw. wyłączne prawo ochronne na znak towarowy, dzięki któremu uzyskuje on monopol na używanie i zarobkowe korzystanie ze znaku towarowego na danym obszarze geograficznym – w przypadku rejestracji przed Urzędem Patentowym RP – będzie to obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Używanie chronionego oznaczenia może z kolei polegać w szczególności na:

• umieszczaniu tego znaku na towarach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz magazynowaniu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
• umieszczaniu znaku na wszelkich dokumentach handlowych, związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
• posługiwaniu się znakiem w celach reklamowych oraz promocyjnych swoich towarów lub usług.

Sposoby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy może przybrać różnorakie formy tj. może polegać na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym w szczególności:

• oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do identycznych towarów i usług;
• oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
• oznaczenia identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
• oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw (chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie);
• oznaczenia w reklamie porównawczej stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji (zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

Jakie zatem uprawnienia przysługują właścicielowi znaku towarowego, który jest bezprawnie używany przez inny podmiot? Przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 286) przewidują w tym zakresie kilka możliwości skierowania przeciwko naruszycielowi znaku towarowego:

• roszczenia o zaniechanie naruszenia, które najprościej rzecz ujmując prowadzi do zakazania dalszego używania cudzego znaku towarowego, np. zakazu umieszczania oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach i oferowania tak oznakowanych towarów i usług;
• roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści związanych z używaniem cudzego znaku towarowego;
• roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody (jednak tylko w przypadku zawinionego naruszenia, a więc gdy naruszyciel działał w tzw. złej wierze);
• szereg roszczeń prewencyjnych, o których pisaliśmy w artykule „Powództwo prewencyjne – jak zapobiec pozwom o naruszenie własności intelektualnej„.

Istotne jest również to, że roszczenia, które zostały wskazane powyżej mogą być skierowane przeciwko naruszycielowi łącznie. Co dalej?

W zależności od podniesionej przez nas argumentacji sąd ocenia, czy korzystanie z danego oznaczenia przez potencjalnego naruszyciela zasługuje na ochronę prawną czy też nie. Jeżeli ocena ta wypadnie niekorzystnie dla pozwanego, Sąd ma prawo zakazać używania znaku wraz z innymi konsekwencjami np. odszkodowawczymi.

Identyczność lub podobieństwo znaku towarowego

Jednym z ważnych elementów podczas formułowania powództwa jest kwestia wykazania identyczności lub podobieństwa do naszego zarejestrowanego znaku towarowego. Musimy więc wziąć pod uwagę to jakie całościowe wrażenie wizualne/fonetyczne itp. wywiera dane sporne oznaczenie z uwzględnieniem jednocześnie elementów, które odróżniają porównywane znaki np. porównujemy, czy znaki brzmią podobnie lub identycznie analizując poszczególne sylaby danego oznaczenia słownego, porównujemy szczegółowo wygląd znaku, zwracając uwagę na elementy kolorystyczne, konstrukcyjne itd.

Ocena podobieństwa lub identyczności oznaczenia spornego, w praktyce również sprowadza się do oceny czy dane oznaczenie może wprowadzić odbiorców w błąd.

Innymi słowy badamy, czy osoba widząca towary, usługi sygnowane spornym oznaczeniem może błędnie przyjąć, że towary (lub usługi) te pochodzą od przedsiębiorcy, który jest właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego lub podmiot posługujący się wprowadzającym w błąd oznaczeniem jest w jakiś sposób powiązany gospodarczo lub finansowo z właścicielem znaku towarowego.

Przykładowo, Pan X wchodzi do sklepu z zabawkami i widzi na półce klocki z oznaczeniem łudząco przypominającym te, które znane są na całym świecie. Z jednej strony pan X, doskonale zna te „oryginalne” klocki, gdyż jako mały chłopiec, całe dnie spędzał na ich układaniu, jednakże różnice które dostrzega na obecnym opakowaniu i oznaczeniu są tak niewielkie, że pan X może śmiało przypuszczać, że być może jest to zabieg celowy ze strony firmy na L.

Przy ocenie czy zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorcy danego oznaczenia, istotna jest percepcja tzw. przeciętnego konsumenta, do którego towar lub usługa jest kierowana. „Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym posługują się pojęciem przeciętnego konsumenta, w odniesieniu do którego powinna być dokonana ocena każdej praktyki rynkowej (…) Za przeciętnego uznaje się konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Oceny tych cech należy dokonać z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r., VII AGa 748/18).

Dla oceny podobieństwa danych oznaczeń nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie znaków, wystarczające jest istnienie takiej możliwości. Dla oceny podobieństwa fonetycznego ma znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Podobieństwo wizualne ocenia się z punktu widzenia liczby słów bądź liter w ogóle, liczby słów bądź liter takich samych, ich kroju, układu i koloru. Znaki graficzne oceniane są przede wszystkim na płaszczyźnie wizualnej. Spełniają one funkcję odróżniającą (dystynktywną) poprzez określony układ wielu elementów. (wyrok NSA w Warszawie, z 11 grudnia 2012 r., II GSK 1788/11).

Jeżeli nawet na tym etapie jesteśmy przekonani o swojej argumentacji w kwestii podobieństwa lub identyczności spornego oznaczenia z naszym znakiem towarowym, musimy wziąć pod uwagę również inne kwestie, które mogą zniweczyć nasze dalsze działania prawne.

Pierwszeństwo

Ochrona praw właściciela znaku w postępowaniu cywilnym zależy również od tego czy naruszyciel posiada własne prawo ochronne do spornego oznaczenia a naruszenie realizowane jest poprzez używanie tego własnego znaku towarowego, czy też działa on całkowicie bezprawnie. Naruszyciele bowiem często wskazują, że procedura rejestracji znaku towarowego przesądza o tym, że spełniają oni warunki uzyskania ochrony ich praw, a więc nie można w ich ocenie twierdzić, że ich zarejestrowany znak narusza inny znak towarowy. W wyroku z dnia 23 października 2008 roku (sygn. akt V CSK 109/08) Sąd Najwyższy przesądził, że ochrona może przysługiwać przeciwko każdej osobie dopuszczającej się naruszenia prawa ochronnego do znaku, niezależnie od tego, czy naruszyciel sam korzysta z prawa do zarejestrowanego później znaku towarowego. Sam fakt zarejestrowania stwarza tylko uprawnienie formalne do używania znaku. Sąd cywilny ma prawo ocenić, czy korzystanie z niego zasługuje na ochronę prawną, czy też nie.

Przyjmuje się zatem, że w przypadku dwóch spornych znaków towarowych co do których przysługuje ochrona, znak towarowy zarejestrowany jako pierwszy spełnia wszystkie warunki wymagane dla uzyskania ochrony przed znakiem towarowym zarejestrowanym w drugiej kolejności.

Rzeczywiste używanie znaku towarowego

W przypadku ewentualnego sporu sądowego, przeciwnik może również skierować zarzut, że znak towarowy, który jest potencjalnie przez niego naruszany, od dawna nie jest przez nas używany. O co chodzi skoro nasz znak widnieje w rejestrze znaków towarowych?

Przepisy nakładają̨ na właściciela zarejestrowanego znaku towarowego obowiązek jego rzeczywistego używania: „Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania” (art. 169 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, dalej „PWP”).

O ile sformułowanie „używanie znaku towarowego” nie powinno sprawiać trudności interpretacyjnych, o tyle wiele wątpliwości nastręcza kwestia „rzeczywistego” używania znaku towarowego. W tym zakresie pewne wskazówki interpretacyjne daje orzecznictwo Unii Europejskiej, np.:

• konieczne jest wskazanie konkretnych i obiektywnych dowodów, które świadczą̨ o rzeczywistym i dostatecznym używaniu znaku – wyrok z 18 stycznia 2011 r. w sprawie T-382/08 „Vogue”, pkt 22, np. w formie faktur sprzedażowych towarów i usług oznaczonych tym znakiem, dokumentów marketingowych wykazujących działania promocyjne towarów lub usług sygnowanych danym oznaczeniem,
• używanie znaku towarowego, nawet na minimalną skalę, o ile jest faktycznie uzasadnione handlowo, może być́ wystarczające do stwierdzenia, że doszło do spełnienia przesłanki rzeczywistego używania w zależności od towarów i usług oraz właściwego rynku – wyrok z 23 września 2009 r. w sprawie T-409/07 „Acopat”, pkt 35.

Dodatkowo rzeczywisty charakter używania znaku towarowego powinien spełniać ogólne zasady m.in.:

• Oznaczenie, którym się posługujemy musi zostać zarejestrowane za pośrednictwem odpowiedniej procedury rejestracyjnych np. przed Urzędem Patentowym RP jako znak towarowy.
• Znak towarowy powinien znaleźć się w obrocie gospodarczym, tzn. produkty oraz usługi oferowane oraz sprzedawane na rynku powinny być oznaczone znakiem towarowym, dotyczy to również dystrybucji takich towarów.
• Znakiem towarowym powinny być oznaczane towary i usługi wyłącznie te, które dla których zarejestrowano dane oznaczenie, a więc mieszczące się w zakresie klas towarów i usług określonych dla danego zarejestrowanego oznaczenia.
• Znak towarowy powinien być używany znaku towarowego wyłącznie w takiej formie, w jakiej został zarejestrowany, a więc wszelkie zmiany graficzne czy słowne danego oznaczenia nie będą korzystały z ochrony i spełniały przesłanki rzeczywistego używania znaku towarowego.

Wykazanie identyczności lub podobieństwa znaku towarowego to nie wszystko

Cała analiza porównawcza spornych oznaczeń, o której mowa powyżej jest procesem żmudnym oraz wymagającym indywidualnego podejścia do danego stanu faktycznego. Podobnie ma się sytuacja w przypadku udowodnienia, że znak który próbujemy bronić jest faktycznie przez nas używany lub mamy do niego prawo pierwszeństwa. Są to jednak nie jedyne kwestie jakie należy brać pod uwagę podczas formułowania roszczeń o naruszenie praw do znaku towarowego, które zaprezentujemy w II części artykułu.

Podobne artykuły

16 lipca 2024

Nazwisko jako znak towarowy spółki. Jak zabezpieczyć właściciela nazwiska przed nieuczciwymi praktykami.

W dzisiejszych czasach coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na objęcie ochroną prawną dobra, jakim jest […]

7 listopada 2023

Wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę zgodnie z prawem

Publikowanie zdjęć pracowników na stronie internetowej pracodawcy, na jego profilu w mediach społecznościowych, broszurach informacyjnych, […]

21 marca 2023

Czy sztucznej inteligencji [AI | SI] przysługują prawa autorskie?

Dokonujący się na naszych oczach postęp technologiczny, w tym rozwój sztucznej inteligencji, która potrafi wykonywać […]